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Navigazione nell’ammissibilità del brevetto di invenzione Blockchain
INTRODUZIONE
La blockchain sta diventando centrale più che mai nei portafogli di brevetti FinTech, ma è più difficile ottenere protezione sulla blockchain rispetto alla maggior parte delle altre tecnologie. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Alice v. CLS Bank (2014) ha rafforzato i limiti su quali argomenti possono beneficiare della protezione brevettuale ai sensi dell’articolo 35. USC §101. Le odierne tecnologie basate su software non sempre superano il test in più parti di Alice per escludere le “idee astratte” dalla brevettabilità. Le imprese che sviluppano la tecnologia blockchain si trovano spesso a chiedersi se le loro invenzioni principali possano essere protette. Questo articolo spiega il nostro approccio per rispondere a queste domande.
La buona notizia è che le domande di brevetto blockchain ben redatte possono superare l’esame presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). Negli ultimi dieci anni sono state depositate quasi 14.000 domande di brevetto basate su blockchain e sono stati rilasciati quasi 10.000 brevetti basati su blockchain.
Inizieremo con un “approfondimento” sul test Alice-Mayo delineato nella Revised Patent Object Matter Eligibility Guidance 2019 dell’USPTO, così come si applica alle rivendicazioni blockchain. Nella Sezione II analizziamo l’attuale panorama dei brevetti blockchain per identificare le tendenze nel deposito e nell’emissione dei brevetti blockchain. Infine, nella Sezione III forniamo alcuni suggerimenti pratici per la stesura di domande di brevetto che potrebbero garantire una forte protezione e aumentare il valore di un’impresa FinTech che sviluppa la tecnologia blockchain.
I. TEST ALICE-MAYO DI IDONEITÀ AL BREVETTO
Alice ha reso le idee astratte implementate su un computer generico non ammissibili ai brevetti e ha creato ostacoli all’ottenimento della protezione brevettuale su software come la blockchain. Sulla scia della decisione, l’USPTO ha pubblicato diversi documenti guida all’esame, tra cui la Guida all’ammissibilità dell’oggetto dei brevetti rivista del 2019 (“Guida”). La Guida ha fornito chiarimenti sull’ammissibilità dei brevetti per alcuni gruppi di idee astratte, come “concetti matematici”, “alcuni metodi di organizzazione dell’attività umana” e “processi mentali”. Questi sono esempi di categorie escluse dalla brevettabilità dai tribunali e sono note come “eccezioni giudiziarie” alla brevettabilità. La Guida delinea il test Alice-Mayo (basato sulla decisione della Corte Suprema nel caso Alice e il relativo Mayo Collaborative Services contro Prometheus Laboratories, Inc.) che includeva un’indagine su due fronti per determinare se un reclamo è “diretto a” un’eccezione giudiziaria .
Il primo passo del test Alice-Mayo (Step 1) dell’analisi di ammissibilità del brevetto è un’indagine per stabilire se la rivendicazione della domanda di brevetto è diretta a un processo, una macchina, una fabbricazione o una composizione della materia. Se la risposta è no, la richiesta è considerata non ammissibile al brevetto. Se la risposta è affermativa, allora il test procede alla seconda fase (Step 2) di ammissibilità del brevetto.
Il passaggio 2 comprende due passaggi secondari, il passaggio 2A e il passaggio 2B. La fase 2A consiste nell’investigare se la rivendicazione è diretta a una delle eccezioni giudiziarie non ammissibili ai brevetti – nel caso delle invenzioni software, una “idea astratta”. Se la rivendicazione non è diretta ad un’idea astratta, la rivendicazione si qualifica come oggetto ammissibile al brevetto. Tuttavia, il semplice fatto di essere “indirizzati verso” un’idea astratta non significa condannare l’idoneità. Invece, il passo 2B è un’indagine per stabilire se l’affermazione recita elementi aggiuntivi che equivalgono a “significativamente di più” rispetto all’idea astratta. In altre parole, la fase 2B è un’indagine per stabilire se la rivendicazione prevede un concetto inventivo aggiungendo limitazioni oltre un’idea astratta non ben compresa, di routine, convenzionale. Se la rivendicazione recita elementi aggiuntivi che ammontano a molto di più dell’idea astratta, allora la rivendicazione si qualifica come brevettabile.
Il principale chiarimento fornito dalla Guida è quello di stabilire a analisi su due fronti al punto 2A. Il polo 1 chiede se l’affermazione recita una “idea astratta”. Il polo 2 è una domanda se l’affermazione recita elementi aggiuntivi che integrano l’idea astratta in un’applicazione pratica. La logica alla base del polo 2 è determinare se l’affermazione si applica, si basa o utilizza l’idea astratta in un modo che impone una limitazione significativa sull’idea astratta, in modo tale che l’affermazione sia più di uno sforzo redazionale progettato per monopolizzare l’idea astratta . Va notato che secondo il test di Alice-Mayo, “recitare” un’idea astratta è diverso dall’essere “indirizzati verso” un’idea astratta. Un’affermazione che recita un’idea astratta include semplicemente un’idea astratta. Ma per essere “diretta verso” un’idea astratta, l’affermazione deve fallire sia sul polo 1 che sul polo 2 del passo 2A.
Determinare se l’affermazione recita elementi aggiuntivi che integrano l’idea astratta in un’applicazione pratica sotto il polo 2 implica (a) identificare se l’affermazione include elementi aggiuntivi che recitano elementi oltre l’idea astratta e (b) valutare gli elementi aggiuntivi sia individualmente che collettivamente per determinare se integrano l’eccezione in un’applicazione pratica o utilizzano l’idea astratta in un modo che impone un limite significativo all’idea astratta, in modo tale che l’affermazione sia più di uno sforzo redazionale progettato per monopolizzare l’idea astratta.
II. ANALISI DEL PAESAGGIO DEI BREVETTI BLOCKCHAIN
Tra gennaio 2013 e ottobre 2023 sono state depositate e pubblicate 13.854 domande di brevetto sulla tecnologia blockchain presso l’USPTO. Durante questo periodo sono stati concessi 9.442 brevetti blockchain.
Figura 1: Grafico delle domande di brevetto blockchain depositate presso l’USPTO e dei brevetti blockchain concessi dall’USPTO.
Nel periodo tra il 2015 e il 2019, si è registrato un aumento sia del numero di domande di brevetto blockchain depositate, sia del numero di brevetti blockchain rilasciati. Il primo periodo è stato seguito da un secondo periodo tra il 2019 e il 2022 in cui il numero di domande depositate si è stabilizzato mentre il numero di brevetti rilasciati è diminuito. Circa 1.160 domande depositate sono state abbandonate durante il secondo periodo e 560 delle 1.160 domande abbandonate sono state respinte sulla base del §101 da parte dell’USPTO (come mostrato nella FIG. 2).
Figura 2: Grafico delle domande di brevetto blockchain abbandonate in funzione dell’anno e grafico delle domande abbandonate che hanno dovuto affrontare un rigetto ai sensi del § 101.
In termini di richiedenti brevetti, Advanced New Technologies ha ottenuto il maggior numero di brevetti blockchain negli Stati Uniti (1311 brevetti), seguita da IBM (790 brevetti), Bank of America (198 brevetti), Ant Group Co. Ltd.[1]/ (188 brevetti), Mastercard Inc. (137 brevetti) e One Trust LLC (123 brevetti).
Figura 3: Grafico dei brevetti blockchain rilasciati ai richiedenti negli Stati Uniti
I tre principali detentori di brevetti blockchain statunitensi sono Advanced New Technologies, IBM e Bank of America. Per le domande di brevetto depositate tra il 2016 e il 2019, IBM ha ottenuto il maggior numero di brevetti blockchain. Il numero di brevetti blockchain rilasciati per nuove tecnologie avanzate basati su domande depositate dal 2017 ha superato quello di IBM.
Figura 4: Brevetti rilasciati ai primi 3 richiedenti in funzione dell’anno di deposito.
Le domande di brevetto Blockchain depositate dal 2021 sono probabilmente ancora in fase di perseguimento davanti all’USPTO, e quindi molte di queste domande non sono ancora state rilasciate.
III. CONSIGLI PRATICI PER PROSEGUIRE LE APPLICAZIONI BLOCKCHAIN
Sebbene il test Alice-Mayo abbia inizialmente reso non brevettabili molte invenzioni legate al software, negli ultimi anni le prospettive per la brevettabilità delle domande di brevetto blockchain sono migliorate. Nell’ultimo decennio sono stati rilasciati quasi 10.000 brevetti legati alla blockchain. Tuttavia, consigliamo ai richiedenti che cercano protezione per la loro tecnologia blockchain di redigere le rivendicazioni e le specifiche delle loro domande di brevetto tenendo presente il test Alice-Mayo.
Suggerimento 1: risolvi 101 problemi con l’Examiner.
Il primo aspetto fondamentale dei nostri risultati è che i richiedenti farebbero meglio a risolvere un rifiuto Alice/§101 con l’esaminatore di brevetti piuttosto che appellarsi al Patent Trial and Appeal Board (PTAB). Abbiamo identificato un totale di 38 domande di brevetto relative alla blockchain in cui un richiedente ha presentato ricorso contro il rifiuto §101 di un esaminatore. La perquisizione ha dato esito a 38 ricorsi. Solo in quattro dei 38 ricorsi, il PTAB ha annullato il rifiuto del §101 dell’esaminatore: in altre parole, il PTAB ha confermato il rifiuto del §101 dell’esaminatore circa il 90% delle volte. In tre dei quattro annullamenti, il PTAB ha emesso nuove motivazioni per il rigetto del §101. Di conseguenza, solo uno dei 38 ricorsi è riuscito a superare il rigetto del §101 presso il PTAB, con un tasso di fallimento del 97,3%. Notiamo che dei 37 ricorsi che non sono riusciti a superare il rigetto del §101, 5 domande sono state successivamente accolte sulla base di modifiche della domanda davanti all’esaminatore. È chiaro che una strategia di collaborazione con l’esaminatore per risolvere un rifiuto Alice/§101 in una domanda di brevetto blockchain ha molte più probabilità di portare al rilascio di un brevetto.
Suggerimento 2: non ammettere che un’affermazione blockchain sia “diretta a” un’idea astratta.
Il secondo aspetto fondamentale è che le domande dovrebbero essere redatte tenendo d’occhio il polo 2 del passaggio 2A perché è altamente improbabile che le affermazioni blockchain siano considerate brevettabili ai sensi del polo 1 del passaggio 2A (vale a dire, trovate a non “recitare” un’idea astratta) . Dei 38 ricorsi che abbiamo analizzato, si è riscontrato che in ogni caso l’affermazione recitava un’idea astratta (ad esempio, metodi di organizzazione dell’attività umana come attività commerciali che possono essere eseguite nella mente). Nell’ambito dell’analisi del polo 2, il PTAB in genere pone due domande separate: 1) L’affermazione include elementi aggiuntivi oltre all’idea astratta? 2) Gli elementi aggiuntivi integrano l’idea astratta con un’applicazione pratica? Se il PTAB ritiene che non vi siano elementi aggiuntivi oltre all’idea astratta, la richiesta verrà generalmente considerata non ammissibile ai sensi del test Alice-Mayo.
Per garantire che la rivendicazione contenga elementi aggiuntivi con il significato del polo 2 della fase 2A, si consiglia vivamente ai richiedenti il brevetto di includere dettagli sostanziali sulle operazioni tecniche della loro invenzione nelle rivendicazioni. Sebbene ciò possa rendere le affermazioni più lunghe e potenzialmente di portata più ristretta, probabilmente aumenterà le possibilità di superare la prima domanda nell’analisi del polo 2. Questo parere è supportato dai cinque ricorsi (dei 38 ricorsi sopra menzionati) in cui il PTAB ha confermato il rigetto di un esaminatore in 101 casi, ma le domande corrispondenti sono state successivamente emesse sulla base delle modifiche della richiesta apportate dal richiedente. In questi cinque casi, la lunghezza media delle rivendicazioni ritenute non idonee al brevetto da parte di PTAB era di 150 parole, mentre la lunghezza media delle rivendicazioni alla fine accettate era di 319 parole.[2]/
Suggerimento 3: integra i concetti della blockchain in un’applicazione pratica.
Infine, i candidati dovrebbero garantire che gli elementi tecnici aggiuntivi integrino l’idea astratta in un’applicazione pratica. Il PTAB ha ritenuto che i miglioramenti nella tecnologia piuttosto che i miglioramenti nell’idea astratta costituiscano l’integrazione di un’idea astratta in un’applicazione pratica. Ad esempio, PTAB ha ritenuto che una nuova idea astratta implementata su un computer generico sia ancora un’idea astratta.[3] I richiedenti dovrebbero prendere in considerazione l’implementazione nelle loro affermazioni di funzionalità che non possono essere realizzate dalla mente umana anche se ipoteticamente gli viene concesso un notevole periodo di tempo.[4] Nelle affermazioni blockchain, ciò può includere l’aggiunta di limitazioni relative a concetti tecnici come l’hashing o la verifica della firma digitale che sono impossibili da realizzare per una mente umana.
CONCLUSIONE
I dati mostrano che le invenzioni blockchain costituiscono una parte considerevole dei portafogli di brevetti tecnologici e una domanda di brevetto relativa alla tecnologia blockchain può essere posizionata per avere successo presso l’ufficio brevetti seguendo il nostro approccio descritto sopra. Noi di Mintz siamo pronti ad assistere la tua azienda nella valutazione della migliore strategia IP per le tue invenzioni blockchain.
Coautore di Siddharth Bhardwaj, Summer Associate 2024.
[1]/ Ant Group Co. Ltd è un’affiliata di Advanced New Technologies.
[2]/ In un prossimo articolo discuteremo dei ricorsi al PTAB: uno in cui il PTAB ha annullato il rifiuto §101 di un esaminatore di brevetti e l’altro in cui il PTAB ha confermato il rifiuto §101 di un esaminatore di brevetti ma le rivendicazioni respinte sono state successivamente accolte dopo la modifica della rivendicazione.
[3] Vedi pag. 11, Decisione di ricorso del 4 novembre 2021 del ricorso ‘0030 (citando Synopsys, Inc. contro Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 1151 (Fed. Cir. 2016))
[4] Vedi pag. 18, Decisione di ricorso del 19 agosto 2020, della domanda statunitense n. 14/719,030.